La marque constitue un élément essentiel de l’entreprise lui permettant de distinguer ses produits et services sur le marché et d’acquérir l’avantage de l’antériorité.
L’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI confère au déposant un droit exclusif de propriété sur la marque, qui lui permet seul de l’exploiter ou notamment d’autoriser son exploitation.
La contrefaçon de marque est une pratique anticoncurrentielle par laquelle un tiers cherche à tirer profit des investissements réalisés par le déposant. Elle constitue ainsi une atteinte portée au droit du propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de son auteur, qui pourra être recherchée dans le cadre d’une action en contrefaçon (article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle).
1. Les conditions de l’action en contrefaçon
a) Les actes fautifs
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
- la reproduction, l'usage, l'apposition, la modification ou la suppression d'une marque, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, et ce même s’il n’existe pas de risque de confusion (article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle) ;
- s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (article L713-3 du Code de propriété intellectuelle).
La contrefaçon est appréciée en tenant compte de la marque telle qu’elle a été déposée et non telle qu’elle est utilisée par son propriétaire (Cour d’appel de Paris, 16 février 1995).
Le risque de confusion est quant à lui évalué par rapport à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les signes concernés (Cour d’appel de Paris, 2 octobre 1996).
b) La recevabilité de l’action civile en contrefaçon
Les personnes pouvant agir en contrefaçon sont d’une part, le propriétaire de la marque et d’autre part, le titulaire d’une licence exclusive d’exploitation, si après mise en demeure, le propriétaire n’exerce pas ce droit (article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Toute partie à un contrat de licence est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’action doit être portée devant le tribunal de grande instance compétent dans le ressort duquel les faits contrefaisants se sont produits.
Depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »), l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer.
2. La réparation de la contrefaçon
a) Les mesures probatoires et préventives
Afin de se préconstituer des preuves de la contrefaçon en vue d’une éventuelle action en contrefaçon, toute personne peut notamment faire procéder en tous lieux à une saisie-contrefaçon, pratiquée par un huissier après autorisation du président du tribunal rendue sur requête (article L716-7 du Code de procédure civile). Le juge peut ainsi ordonner la description détaillée, la saisie réelle des produits ou services prétendument contrefaisants mais également la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits et services prétendus contrefaisants.
A noter toutefois que, à défaut pour le saisissant de saisir la juridiction civile ou pénale dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter du jours où est intervenue la saisie, cette dernière pourra être déclarée nulle par le saisi.
D’autre part, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut également saisir le juge afin de voir ordonner à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toutes mesures provisoires ou urgentes destinées à prévenir une atteinte imminente à la marque : interdire la poursuite des actes prétendus contrefaisants, ordonner la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle etc. (article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle). Le juge vérifiera au préalable que l’atteinte arguée est vraisemblable au regard des éléments dont dispose le demandeur.
Enfin, le titulaire d’une marque enregistrée, ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, peut également demander à l’administration des douanes de retenir, dans le cadre de ses contrôles, les marchandises prétendues contrefaisantes (article L716-8 du Code de la propriété intellectuelle).
b) Les sanctions de la contrefaçon
Le titulaire de la marque lésé peut obtenir des dommages intérêts dont le montant est fixé par le juge en considération (article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle) :
- des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
- du préjudice moral causé à cette dernière et
- des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La juridiction peut également ordonner des mesures complémentaires telles que : le rappel des produits reconnus comme contrefaisants des circuits commerciaux, leur destruction ou confiscation, la publication du jugement etc. (article L716-15 du Code de la propriété intellectuelle).
Il convient par ailleurs de noter que les actes de contrefaçon sont passibles de sanctions pénales à savoir : 4 ans d’emprisonnement et 400.000 euros d’amende.
